论侵权诉讼中专利无效抗辩的几种典型事由

一、专利无效抗辩的法律性质及典型事由

（一）专利无效抗辩的法律性质

本文所称的专利无效抗辩，是指在专利侵权诉讼程序中，被告主张涉案专利不符合专利法的授权标准而不应受到法律保护，故被告实施的行为（被控侵权产品或方法）不构成专利侵权。在上述语境下，被告的抗辩主张是否能成立，必然触及到涉案专利是否符合专利法授权标准的审查；换言之，法院审理的内容不可避免的涉及专利权是否有效的问题，但裁决本身在法律性质上并不对专利是否有效作出判定。在某种程度上讲，此审判结果仍然属于对被告的行为是否构成侵犯专利权所作出的司法判断。由此可以说明，法院的裁决仅仅是针对个案意义上的相对性结论，而不是对涉案专利权的有效性给出的具有对世性的结论。如果当事人追求的是专利权无效，其仍然需要依照专利法的规定，向国家知识产权局提出无效宣告请求。因此，司法裁判并未对现有法律制度下“一元制”的判断模式提出挑战，也就是通常我们所说的专利有效性的判断仍然属于专利行政部门主管。

（二）专利无效抗辩的典型事由

无效的抗辩事由属于法定事由，我国《专利法实施细则》第六十五条第二款中规定了“无效宣告请求的理由”[1]。具体而言，主要分为：第一类是需要借助现有技术（对比文件）来判断专利性的理由，即涉案的专利是否符合专利法规定的新颖性或创造性；第二类是规范说明书及权利要求的理由，即是否符合专利法第二十六条第三款、第四款[2]规定的问题。当然，还有一类比较特别，如权利要求的修改是否超范围，发明专利申请是否未经保密审查而直接向外国申请专利的问题、是否属于违反专利法第九条规定重复授权的问题。原则上，在专利侵权诉讼中，专利无效抗辩的事由应来自于专利无效事由，即参照专利无效的事由进行抗辩，但上述最后一类理由具有特殊性，不宜采用这类理由进行专利无效抗辩，对此本文将不再陈述。

二、涉案专利不符合专利法规定的新颖性或创造性的专利无效抗辩性质

（一） 以新颖性事由进行的专利无效抗辩

我国《专利法》第二十二条第二款规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。纵览该规定：从立法技术上可以看出，该规定采用了排除法，具体又分为两种情况：一是“该发明或者实用新型”不能属于现有技术；二是“该发明或者实用新型”不能属于抵触申请。因此，若以涉案专利不符合“新颖性”为由进行抗辩，则相应也可以分为“现有技术抗辩”和“抵触申请抗辩”两种形式。

（二） 以创造性事由进行的专利无效抗辩

我国《专利法》第二十二条第三款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。应该说，创造性作为评价专利性的标准，其实是建立在新颖性标准之上的。其朴素原理，是不能简单地以“新颖性”作为要件，在满足“新”[5]的同时还需要具备一定的“高度”，即专利与现有技术相比，应明显高出一段距离，这段距离，美国专利法中的术语为“Nonobviousness（非显而易见性）”、欧洲则用“Inventive Step”，而我国台湾地区使用“进步性”来代替创造性，更为贴切。如上分析，在以新颖性事由进行的专利无效抗辩，其性质与现行专利法规定的现有技术抗辩无异。

三、以专利本身存在瑕疵的专利无效抗辩理由

本文所称的“以专利本身存在瑕疵”，主要是指涉案专利存在着“说明书公开不充分”、“权利要求得不到说明书支持”及“权利要求保护范围不清楚”这三种类型。以涉案专利的上述三种类型瑕疵作为专利无效抗辩，我国已有部分法院进行了有益探索。

（一）说明书公开不充分

我国《专利法》第二十六条第三款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。”该规定在学理上被称为“充分公开”要件，属于专利授权的要件之一。“充分公开”实质上是专利法的基石。任何一项发明创造性，如果其说明书不能做到充分公开，就无法体现其对现有技术所做出的贡献，也就无法“以公开换保护”。因此，“说明书公开不充分”是专利无效的法定理由。需要强调的是：在专利无效宣告程序中，以“说明书公开不充分”作为无效理由时，必须“剑指”独立权利要求。这是因为，专利无效是指涉案请求保护的权利要求无效，而不是说明书无效。如果说明书中的某个技术方案公开不充分，但该技术方案并没有在权利要求书中出现，即没有要求保护该方案，则这类“说明书公开不充分”的瑕疵不能影响到权利要求的有效性。因此在专利侵权诉讼中，如果被控侵权人有证据证明涉案专利存在“说明书公开不充分”的瑕疵，法院是可以直接得出被告实施的方案不构成专利侵权的结论的。

（二）权利要求得不到说明书支持

在专利宣告无效程序中，如果权利要求的保护范围概括得过宽，使得说明书的实施例难以支持权利要求的保护范围，学理上称之为“权利要求得不到说明书支持”；如果某项独立权利要求请求保护的方案在说明书中未能充分公开，学理上称之为“说明书充分不公开”。同理，在专利侵权诉讼程序中，以“权利要求得不到说明书支持”或“说明书充分不公开”作为无效抗辩，实际上是一个问题涉及的两个方面。

（三）权利要求保护范围不清楚

在现行专利制度下，民事诉讼中被控侵权人以专利无效进行抗辩在本质上仍应属于法律上的侵权例外抗辩，引入专利无效抗辩后，仅仅是对被控侵权人是否侵犯专利权进行的个案审查，虽然可能对专利权是否有效产生影响，但最终仅仅是对被控侵权人是否侵权进行判断，并未对所涉专利权是否有效直接作出司法裁判，因而个案中并不涉及专利权是否有效的问题。在某种意义上讲，现有法律框架下，民事诉讼中当事人以专利无效进行抗辩后，人民法院行使的司法裁判权并未与行政权产生冲突，所涉专利权是否有效，最终仍需通过行政路径认定，但从节约司法资源、诉讼效率及司法终审权考量，在未来的修法中，赋予民事诉讼中若被控侵权人以专利无效进行抗辩时，人民法院直接对专利权是否有效性进行裁判，应该也是一种发展趋势。